«О необходимости защиты собственного товарного знака»
Зачастую правообладатели зарегистрированных товарных знаков (знаков обслуживания) не хотят заниматься защитой своего товарного знака, а именно отказываются от подачи претензий к другим компаниям о прекращении использования схожих с их товарными знаками обозначений и выплате компенсаций за такое неправомерное использование, по разным причинам: нет времени и желания заниматься данным вопросом, не хочется инвестировать в возможные судебные процессы, по их мнению, конкуренты им не мешают и т. д.
Между тем, занимая такую позицию, владельцы товарных знаков ставят свой бренд под угрозу утраты им различительной способности, а как следствие — под угрозу утраты охраноспособности бренда. В обиходе этот процесс называется «размыванием бренда», т. е. возникновением большого числа подражателей и схожих товарных знаков. Результатом данного процесса является то, что для потребителя товарный знак перестаёт быть уникальным и становится неотличимым от других схожих обозначений, а следовательно, потребитель не может определить, кто оказывает услуги или продаёт товар под тем или иным обозначением. Так, товарный знак перестаёт выполнять индивидуализирующую функцию и в некоторых случаях может прекратить своё существование.
Стоит разъяснить, что такое различительная способность товарного знака. Различительная способность — одно из основных условий охраноспособности товарного знака, которое означает, что обозначение обладает всеми необходимыми характеристиками, позволяющими потребителю отличать товары или услуги одного производителя от аналогичной продукции других производителей. Иными словами, различительная способность — это свойство товарного знака, наделяющее его уникальностью, позволяющее потребителю при виде конкретного товарного знака чётко определить, кому этот товарный знак (знак обслуживания) принадлежит, кем производится продукция или кто оказывает конкретные услуги под данным брендом. Бренды, обладающие наибольшей различительной способностью, на практике называются «сильными» товарными знаками; они принадлежат, как правило, известным компаниям. Примеры наиболее сильных, известных брендов: «TOYOTA», «APPLE», «Золотое яблоко» и т. д. Товарные знаки, обладающие наибольшей различительной способностью, лучше выполняют основную функцию товарного знака — индивидуализирующую. Указанная функция — единственно важная функция товарного знака с юридической точки зрения. И вот почему.
Если индивидуализирующая функция товарного знака не выполняется, товарный знак утрачивает различительную способность. Необходимость наличия у товарного знака различительной способности закреплена законодателем уже на этапе регистрации товарного знака. Так, согласно ст. 1483 ГК РФ, если обозначение не обладает различительной способностью, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака. Не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:
вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определённого вида;
являющихся общепринятыми символами и терминами;
характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.
Уже на этапе регистрации товарного знака Роспатент тщательно проверяет, обладает ли то или иное заявляемое к регистрации обозначение различительной способностью. Между тем сохранение различительной способности уже зарегистрированного товарного знака является важным критерием сохранения охраноспособности данного обозначения.
Согласно статье 1486 ГК РФ, правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трёх лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трёх лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался. То есть любое заинтересованное лицо, которое посчитает, что Ваш товарный знак не используется Вами в отношении какого-то вида товаров (услуг), для которых зарегистрирован товарный знак, и которое, по его мнению, может использовать схожее обозначение в отношении этих товаров, имеет право направить Вам сначала предложение отказаться от регистрации товарного знака в отношении указанного перечня товаров (услуг), а в случае если Вы не согласитесь на это предложение, подать в суд исковое заявление с требованием прекратить регистрацию Вашего товарного знака.
Категория «заинтересованного лица» в спорах о досрочном прекращении правовой охраны раскрывается в Постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 15 августа 2014 г. № С01−696/2014 по делу № СИП-188/2014. Президиум СИП формулирует подход через открытый перечень: к заинтересованным относятся, в частности, обладатели тождественных или сходных знаков в иностранных юрисдикциях с намерением распространить охрану на территорию РФ; лица, подавшие заявку на регистрацию сходного обозначения; лица, обладающие иными средствами индивидуализации (фирменное наименование, коммерческое обозначение). При этом прямо допускается «иное обоснование заинтересованности». Круг потенциальных истцов широк и слабо предсказуем. Любая компания, заявившая на регистрацию обозначение, сходное с Вашим знаком, потенциально становится истцом. Заинтересованность может состоять в прекращении охраны товарного знака ответчика, «приводящего к „размытию“ товарных знаков истца».
Таким образом, лицо, доказавшее, что оно заинтересовано в досрочном прекращении охраны товарного знака правообладателя, может заявить, что правообладатель не использует товарный знак в отношении какой-либо категории товаров (услуг), а значит, регистрацию его товарного знака следует прекратить. И здесь возникает следующий важнейший вопрос, установление которого происходит по данной категории споров: используется ли правообладателем товарный знак?
Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. То есть заинтересованное лицо может заявить, что Вы не используете товарный знак, а Вы должны будете доказать обратное.
Использованием товарного знака признаётся его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьёй 1489 Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с частью 2 статьи 1484 Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.
Согласно части 2 статьи 1484 ГК РФ, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путём размещения товарного знака:
на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;
при выполнении работ, оказании услуг;
на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
Между тем указанный в части 2 статьи 1484 Кодекса перечень, описывающий способы использования товарного знака, не является исчерпывающим для установления факта использования по данной категории споров. При решении вопроса использования товарного знака (знака обслуживания) суды руководствуются следующими критериями: различительной способности, идентичности и однородности товаров (т.е. использует ли правообладатель товарный знак при оказании услуг, в отношении которых зарегистрирован знак, идентичных или однородных услугам, которые оказывают или собираются оказывать конкуренты), степени смешения и тождественности товарных знаков.
Приведём выдержку из Определения судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Р Ф от 11 января 2016 г. № 300-ЭС15−10 765 по делу № СИП-530/2014: «В целях обеспечения баланса прав участников отношений, подобных спорным отношениям по настоящему делу, а также в интересах публичного порядка, которые в данном случае выражаются прежде всего в поддержании добросовестной конкуренции, приведённые нормы ориентируют при установлении факта использования товарного знака на учёт совокупности критериев, значение каждого из которых меняется в зависимости от обстоятельств спорного правоотношения, а именно критериев: различительной способности обозначений, идентичности товаров, однородности товаров, а применительно к общеизвестным товарным знакам — и неоднородности товаров. При этом классификация товаров, идентичность товаров конкурентов не являются исключительными критериями при решении вопроса об использовании товарного знака в целях его правовой охраны.
Из необходимости оценки совокупности критериев при проверке факта использования товарного знака (прежде всего различительной способности обозначений, сходства обозначений, однородности товаров (услуг)) исходит и законодательство Российской Федерации, предоставляющее правовую охрану объектам интеллектуальной собственности и не допускающее недобросовестную конкуренцию в сфере их использования.
Необходимость оценки различительной способности товарных знаков следует из нормы пункта 1 статьи 1477 Гражданского кодекса, определяющей правовую природу товарного знака как обозначения, служащего индивидуализации товаров, работ, услуг, а также нормы пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса, запрещающей регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью".
Таким образом, различительная способность товарного знака оценивается судами при установлении факта использования товарного знака (знака обслуживания) по искам заинтересованных в прекращении правовой охраны данного товарного знака лиц наряду с другими критериями. Поэтому, для того чтобы охраноспособность товарного знака сохранялась, необходимо предпринимать все меры для сохранения его различительной способности, в том числе подавать претензии о прекращении использования сходных до степени смешения обозначений другими лицами. Это тот минимум, который необходимо делать каждому правообладателю исключительного права на товарный знак.
Способы защиты исключительных прав самые различные, в законодательстве заложено много инструментов, в том числе взыскание компенсаций, которое с точки зрения практики имеет характер не столько возмещения ущерба, сколько санкционный, т. е. если лицо использовало чужой товарный знак без разрешения правообладателя, оно должно понести ответственность независимо от формы вины. Такое отношение к указанному вопросу, помимо прочего, направлено на выполнение предупредительной функции закона, которая заключается в том, что указанное нормативное регулирование предотвратит большое количество копирований и подражаний чужих товарных знаков в будущем, приучит бизнес внимательнее относиться к своей и чужой интеллектуальной собственности. Между тем выбор, взыскивать или не взыскивать компенсацию по закону, остаётся за правообладателем. Не исключён вариант использования механизмов гражданско-правовой и публично-правовой ответственности исключительно в целях оказания влияния на конкурентов в ходе досудебного урегулирования споров, что потенциально может снизить нагрузку на судебный аппарат. Законодателя в данном случае интересует главное — поддержание публичного порядка.
Приведённые правовые позиции о значении критерия различительной способности при установлении факта использования товарного знака содержатся, в том числе, в следующих актах высших судов: Определение Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 по делу № 300-ЭС15−10 765; Обзоры практики Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации по делам о защите интеллектуальных прав за период с 01.07.2014 по 31.12.2022; Решение Суда по интеллектуальным правам от 18 марта 2016 г. по делу № СИП-310/2015; Решение Суда по интеллектуальным правам от 20 апреля 2018 г. по делу № СИП-264/2016.
К слову сказать, наличие высокой различительной способности товарного знака дополнительно способствует его защите во взаимодействии с другими критериями установления факта использования товарного знака, в том числе критериями однородности и идентичности товаров (услуг), критерием степени смешения и тождественности товарных знаков. Остановимся на взаимосвязи с критерием однородности товаров.
Критерий однородности товаров в использовании товарного знака можно описать на примере. Некая компания предлагает Вам отказаться от регистрации Вашего товарного знака по 3 классу МКТУ, а именно в отношении товаров «шампуни», мотивируя это тем, что, по её мнению, Вы не занимаетесь производством и маркировкой шампуней. Между тем, предположим, Вы занимаетесь производством товара «кондиционеры для волос», который по отношению к «шампуням» является однородным. В этой связи использование Вами товарного знака в отношении «кондиционеров для волос» может также означать использование этого знака в отношении однородных товаров, а именно «шампуней».
Важным в данном случае является следующий факт: может ли обычный покупатель быть введён в заблуждение относительно принадлежности похожих товаров (шампуней и кондиционеров для волос) разным производителям, если эти производители используют тождественные и схожие до степени смешения товарные знаки? Ответ очевиден — может. В этой связи законодательство идёт по пути защиты владельцев товарных знаков, предоставляя возможность использовать товарные знаки также в отношении однородных товаров и предъявлять требования о прекращении использования товарного знака другими лицами при маркировке однородных товаров.
Кроме того, однородные товары — это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ. В ситуации, когда заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (обозначение) являются тождественными или незначительно отличаются друг от друга, т. е. почти тождественны, однородными могут быть признаны товары и связанные с этими товарами услуги. Например, в этом случае однородными могут быть признаны товары «шампуни» (3 класс) и услуги по продаже средств косметики, в том числе шампуней (35 класс). Между тем каждая ситуация требует индивидуального подхода, и не всегда по критерию однородности возможно защитить свой товарный знак. Большое значение в данном случае имеет «сила» товарного знака, его известность и различительная способность.
«Из пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса следует третий критерий, который должны проверять суды в целях сохранения правовой охраны товарного знака, — однородность товаров, в отношении которых может быть предоставлена или сохранена правовая охрана товарному знаку как средству индивидуализации.
При этом значение критерия однородности повышается при необходимости защиты «сильных» (известных, обладающих различительной способностью) товарных знаков, к которым, исходя из установленных судами обстоятельств дела, может быть отнесён знак компании.
В тех случаях, когда товарный знак не обладает сильной различительной способностью (не оригинален, малоизвестен), критерий однородности товаров в большинстве случаев не будет свидетельствовать об использовании товарного знака; напротив, при известности, общеизвестности товарного знака однородность зачастую будет свидетельствовать об использовании товарного знака. Увеличение степени известности товарного знака влечёт расширение круга товаров, которые могут быть признаны однородными тем, в отношении которых товарный знак зарегистрирован и используется правообладателем.
Под однородностью товаров (услуг) понимается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров (услуг) одному хозяйствующему субъекту в силу близости их происхождения, назначения, реализации в рамках одной среды потребителей. Оценить однородность товаров суд может по ряду показателей, среди которых род, устройство, назначение товаров, условия сбыта товаров, круг потребителей, являются ли товары дополняющими друг друга и т. д.
На необходимость учёта критерия однородности в целях охраны товарного знака указывается и в рекомендациях ВОИС (п. 2.458 WIPO Intellectual Property Handbook): по общему правилу, товары однородны (схожи, но не идентичны), когда при их реализации под товарным знаком, сходным до степени смешения, у потребителей складывается впечатление, что они происходят из одного источника, от одного производителя, при этом принимаются во внимание все обстоятельства дела, включая род товаров, цели, для которых они используются, торговые каналы, через которые они реализуются, но особенно — происхождение (природа) товара и обычные места продажи.
Законодательство Российской Федерации также имплементировало данный подход о необходимости оценки однородности товаров".
Таким образом, различительная способность товарного знака, его сила и известность очень важны для уменьшения рисков досрочного прекращения регистрации товарного знака. В данной публикации не была затронута экономическая сторона вопроса, репутационные риски, а исключительно обсуждался правовой характер данной проблемы. Между тем, по нашему мнению, поддержание уникальности собственного бренда стоит выше любых издержек, связанных с ведением юридического процесса по уничтожению брендов подражателей. В то же время не стоит забывать, что зачастую вопросы правового характера оказывают существенное воздействие на экономическую составляющую.